各有关企业：

　　随着中国企业“走出去”步伐不断加快，企业在拓展海外市场所遇到的知识产权风险越来越大。如果发生海外知识产权纠纷，企业在海外市场的发展竞争力和生存受到巨大威胁，导致企业的成本增加。江门市新会区市场监督管理局特此发出预警，提示企业在海外知识产权方面注意以下风险：

　　一、防范潜在市场的风险

　　企业在进行海外市场扩展前，应提前了解出口目的国家或地区的知识产权法律法规的环境，例如：该国家或地区的知识产权法律法规、司法程序、判定标准、侵权赔偿标准及诉讼成本等。建议进行出口目的国家或地区的知识产权分析，从而有效地进行知识产权的布局和风险规避。

　　二、防范自身管理体系的风险

　　企业应建立健全知识产权管理体系，包括专利的申请、保护、维权等环节。通过建立专门的知识产权部门或委托专业机构进行管理，培养懂知识产权的人才，确保企业知识产权得到有效保护。注意对商业秘密的保护，以避免他人利用研究成果抢先完成产品研发，抢先申请专利。在委托他人加工时，请注意签订保密协议加以约束。

　　三、防范专利侵权的风险

　　专利权存在地域限制，一个国家授予的专利权只在授予国的本国有效，对其他国家没有任何法律约束力。企业出口商品前应对出口目的国家或地区，先进行专利导航等知识产权分析。自主创新产品应尽快在海外申请专利，应按照PCT途径提出专利国际申请或按巴黎公约途径直接向出口目的国家或地区提出专利申请，从而通过专利有效控制海外市场，规避专利侵权风险。企业在申请专利前应做检索，以评估技术方案的新颖性、创造性。如果检索到相同的现有技术，可及时调整研发方向，避免被驳回重复的专利申请，浪费精力、时间和金钱。进行专利申请时，应慎重地选择有专利执业许可证的专利代理机构，将技术方案与专利代理师做充分沟通，利用专利代理师对专利保护规则、专利文件撰写规则、专利侵权诉讼的经验，将技术方案的保护范围最大化，撰写高质量的专利文件。

　　四、防范商标侵权的风险

　　注册商标专有权也具有地域性特征，在出口注册商标的商品时，建议提前查询使用在出口商品上的商标是否在出口目的国家或地区已被注册，从而避免商标侵权的风险。若企业还在培育自主品牌，建议及时进行商标注册，从而避免企业培育的商业标志为他人所注册。国际商标注册可通过马德里体系提出延伸申请，或通过向区域组织如欧盟知识产权局提出商标注册，也可依据各个国家或地区的法律直接向商标主管机关递交商标注册申请。

　　五、防范贴牌加工的风险

　　贴牌加工企业在承接外来加工客户订单时，建议进行知识产权检索分析，分析内容包括订单加工产品的知识产权的合法性及有效性，避免因生产侵犯他人专利权或商标权的产品而给企业造成损失。

海外知识产权典型案例

　　Sisvel诉小米（专利类）

　　【案情摘要】

　　2019 年 5 月起，Sisvel 先后在荷兰对小米提起 3 起诉讼，指控小米侵犯其无线通信专利技术。其中，两起诉讼案件均涉及 Sisvel 向法院提出的针对禁止小米在荷兰销售手机的临时禁令。2020 年 11 月，荷兰海牙法院作出判决，认定小米不侵犯专利经营公司 Sisvel 此前所声称的无线通信专利技术。此外，法院还裁定 Sisvel 赔偿小米在本案中所支出的所有律师费。小米与 Sisvel 的诉讼纠纷不只发生于荷兰。此前，Sisvel 在 2019 年4 月至 5 月期间，也在英国和意大利对小米提起专利诉讼，随后小米在北京知识产权法院对 Sisvel 提起诉讼，请求确认 Sisvel 在中国的专利许可费率问题。目前各国的诉讼程序尚在进行中。

　　【典型意义】

　　Sisvel 是一家专门经营专利的企业，即 NPE（non-practice entity）企业。通过许可谈判来达到盈利目的，是这类企业的惯用手段。自 2013年起，Sisvel 就开启了疯狂的专利诉讼之路。2015 年起，Sisvel 开始与OPPO 就高额专利许可费进行接触，但谈判多年始终未能达成许可协议，便试图通过诉讼施压，最终在英国伦敦、意大利和荷兰海牙对 OPPO 提起诉讼。除小米与 OPPO 外，被诉企业覆盖中兴、联想、HTC、戴尔、LG、TCL、特斯拉等众多大型企业，涉及美国、德国、荷兰、意大利、西班牙、日本等多个区域。很多中企走出去还在熟悉知识产权制度时，国外企业已熟练地拿知识产权当做不法牟利工具，这是我我们应当警惕的局面。对于走出去的企业，需要在这一过程过程中擦亮眼睛，判断其他企业利用知识产权的行为是利用法律空间的商业动作，还是滥用知识产权。一旦是后者，要及时拿出法律武器进行反击，避免因退让或怕麻烦导致更严峻的后果。

　　思摩尔国际海外商标侵权案成功维权（商标类）

　　【案情摘要】

　　2019 年 10 月，思摩尔国际针对某些海外电商平台上存在的销售假冒Vaporesso 等品牌产品行为在美国联邦地区法院提呈商标侵权诉讼，诉讼的被告主要是利用跨境电商平台将在中国境内生产的假冒产品销往美国等地的跨境电商。2020 年 9 月 14 日，美国纽约南区联邦地区法院作出缺席判决，判令 100余名被告向思摩尔国际旗下的深圳麦克韦尔科技支付赔偿金总计 540 万美元，并永久禁售侵害麦克韦尔商标专用权的产品。

　　【典型意义】

　　此次行动中，思摩尔针对百余家此类跨境电商在美国本土提起了商标侵权诉讼，诉讼过程中，部分被告积极寻求和解，而其他被告则被判赔合计高达540 万美元的赔偿金。由此，对于海外商标侵权行为，权利人一定要积极采取维权措施，无论是寻求和解还是坚持诉讼。对于未能和解的，可以适用惩罚性原则，争取获得尽可能高的赔偿额，也可以起到震慑其他潜在侵权人的目的。而如果中国企业在海外侵犯了外企的商标权，那么积极寻求和解是一个值得考虑的选项。一方面，主动权可以尽量多地掌握在自己手中，另一方面也避免了高额的赔偿金及诉讼费用。

　　（以上案例来源：肇庆市知识产权保护中心）